Comment Victoria’s Secret a découvert le droit des domaines

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Il est grand temps que les responsables de la marque accordent une plus grande attention au monde des domaines en ligne. Avec le potentiel de mise en service de plus de 1 000 nouveaux domaines l’année prochaine, les dépositaires de marques doivent intensifier leur surveillance et leur sensibilisation aux problèmes juridiques concernant les domaines avant de perdre de précieux actifs en ligne au profit d’un mauvais acteur.

Victoria’s Secret a appris sa leçon dans un récent arbitrage de domaine contre une entreprise en Australie dont les « modèles » portent moins que ceux de Victoria’s Secret. Il a récemment perdu un arbitrage de domaine pour le nom de domaine www.victoriassecrets.com.au au profit d’un bordel australien situé sur Victoria Avenue à Sydney qui utilise les termes « Victoria’s » et « Secret » depuis quelques années.

Ce cas spécifique apporte des leçons très importantes pour chaque marque faisant des affaires sur Internet, qu’il s’agisse d’une petite entreprise ou d’un conglomérat d’un milliard de dollars.

Si quelqu’un utilise votre nom pour générer du trafic vers son site, il le fait pour gagner de l’argent grâce à l’association publique de ce domaine avec votre nom de marque. Si les consommateurs se rendent sur ce site en s’attendant à trouver votre entreprise, votre entreprise perd non seulement une opportunité, mais peut également subir des dommages en raison de la fausse association avec ce site.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, pensez à sécuriser les droits de marque via l’utilisation et via un enregistrement fédéral (et international le cas échéant). Ensuite, faites valoir vos droits si nécessaire pour éviter la confusion du public ou l’érosion de la marque.

Si vous avez connaissance d’une infraction en ligne, poursuivez l’affaire. Victoria’s Secret a enregistré son nom en Australie en 1990. Le domaine victoriassecrets.com.au a été enregistré en 2000 par le défendeur. Les avocats de Victoria’s Secret ont envoyé deux lettres de cessation et d’abstention à l’intimé en 2005, citant la violation de la marque de commerce de la marque et exigeant le transfert du domaine. Le bordel a répondu à la deuxième lettre en affirmant : « Personne ne va confondre votre entreprise avec un bordel australien ! S’en aller. » Il n’y a pas eu d’autres communications entre les parties jusqu’à ce que Victoria’s Secret dépose la plainte UDRP le 11 mai 2012.

Bien que l’arbitre dans l’affaire ait déterminé que le nom de domaine était « semblable à confusion » avec la marque Victoria’s Secret et que l’intimé avait probablement enregistré le domaine de mauvaise foi – éléments clés des règles régissant les domaines – Victoria’s Secret a tout de même perdu l’affaire. L’arbitre a laissé entendre qu’en utilisant le domaine au cours des sept dernières années, l’intimé s’est associé à l’adresse en ligne, et Victoria’s Secret Brands a perdu sa chance de le récupérer. Il y a beaucoup de raisonnement discutable dans la décision, et aucune explication spécifique de la façon dont l’utilisation du domaine par le défendeur lui a donné des droits sur le nom. La société a géré un panneau d’affichage Web d’une page au cours des 11 dernières années, selon les recherches effectuées via WayBackMachine.org.

Cependant, personne n’aime un intimidateur, alors n’exagérez pas dans l’application de vos droits. Les propriétaires de marques doivent-ils écraser tous ceux qui pourraient squatter leurs marques ? Si un cybersquatteur agit sans intention de causer de réels dommages, le poursuivre avec des armes à feu peut se retourner contre lui au tribunal de l’opinion publique. Par exemple, il y a quelques années, un ardent fan d’Oprah Winfrey a créé un site Web avec le domaine www.oprah08.net, qui comprenait des photos d’Oprah, un livre qu’il a écrit intitulé « Oprah For President », des épingles/chemises/accessoires pour achat et une discussion sur les raisons pour lesquelles elle devrait se présenter à la présidence. Les avocats d’Oprah lui ont envoyé une lettre de mise en demeure menaçante qui est devenue un sujet d’actualité sur Internet et des centaines de médias à travers le monde. Oprah a dû s’excuser publiquement pour l’excès de zèle de son avocat.

Mais faites attention aux nouveaux domaines mondiaux de premier niveau. Plus de 1 900 demandes ont été déposées pour de nouveaux registres de domaine de premier niveau cette année, et certains de ces registres de noms de domaine pourraient être mis en service dès juin 2013. Il existe des protections intégrées permettant aux propriétaires de marques de mettre leurs marques dans une base de données qui empêchera des tiers d’enregistrer leur nom.

Les propriétaires de marques doivent également être à l’affût des squatteurs de domaines qui essaieront d’acheter des domaines et de les vendre à profit, tromperont les consommateurs ou créeront des escroqueries par hameçonnage élaborées qui peuvent causer des dommages irréparables à la bonne volonté et à la confiance du public dans un nom de marque. Dans certains cas, les titulaires de marques ont cherché à empêcher ce type d’abus sur des noms de domaine identiques à certaines marques. Par exemple, le lancement des domaines XXX a provoqué une ruée vers les enregistrements défensifs, et le lancement de ces nouveaux gTLD pourrait générer encore plus d’endroits où les marques doivent déposer leurs marqueurs, même si elles ne les utilisent jamais.

En suivant ces étapes, les propriétaires de marques et les entreprises peuvent protéger leurs propres marques contre les dommages et agir de manière à ne pas créer de gros titres négatifs ni nuire à leur image publique. Nous serions ravis de poursuivre cette conversation au fur et à mesure que le nouveau paysage de domaine se développe.

David Mitnick est le fondateur et président de DomainSkate, une société Internet qui se concentre sur les litiges d’arbitrage de noms de domaine.

Image via Shutterstock

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